前言
鉴于笔者在专利代理的从业过程中，多次遇到一些高校或科研院所的科研人员因为专利申请的滞后，或者说论文发表的提前，痛失获得自己科研成果的专利权的可能，而将辛苦研究的科研成果白白做了捐献。所以，想写下这篇文章以期提醒国内的一些申请人、发明人，尤其是高校或科研院所的发明人认识到，中国国内也可以，并且一些情况下也很有必要进行“临时专利申请”。
一、美国临时专利申请制度介绍
临时专利申请（Provisional Patent Application,PPA）的制度是依照1995年6月8日美国国会通过在乌拉圭回合谈判所签订的协议（Uruguay Round Agreements Act，RUAA），由美国专利商标局（United States Patent and Trademark Office，USPTO）所提交美国专利法修正案而产生的一种独立的专利申请形式。临时专利申请规定主要涉及美国专利法的两个修正条款，即第111条（b）款和第119条（e）款。其中第111条（b）款指出了与临时专利申请相关的一些条件，即建立申请日需要提供说明书和附图；维持申请日需要在规定的时间期限内提交申请费和发明人姓名；第 119条（e）款指出临时专利申请（下文简称"临时专利"）为申请人确立了一个优先权，其保护期限是1年，在此期限和保护范围内，只有该"临时专利"的持有人可以提出有关专利申请，但同时专利申请以临时申请的方式提出后，必须在1年内正式向美国专利商标局提交转换请求书，将"临时专利"转为正规申请，否则，此"临时专利"在1年后自动失效。及后续基于该临时专利申请的正规申请的内容应包含临时专利申请的内容和经改写后的内容。
二、美国临时专利申请具有的特点
（1）不一定要有请求项，只需提供说明书相关附图；
（2）不拘泥于美国专利法所制订的说明书格式，申请人可以任意格式提出申请；
（3）美国专利商标局（USPTO）接受英文以外的说明书内容，但必须符合美国专利法35. U.S.C. 112第1段及35. U.S.C. 1131的规定；
（4）不能予以审查和授予专利权，它仅可为在一年内提交"正规"申请抢占一个申请日，自其申请日起算届满十二个月后，依规定视为放弃并予以公开；
（5）不能要求一件外国申请为其建立优先权，但根据巴黎公约可以保留国际优先权；
（6）只针对发明专利（Utility patent）。
三、临时专利申请的意义
首先，在研发刚完成或还未完成时，发明人可能还无法清楚估计研发成果的市场需求与市场价值，或是在用于专利仅保护的资金不充足的情况下申请人也可以考虑先以临时专利申请的方式，先取得发明的申请日期。待获得尽可能早的申请日后，再利用12个月的缓冲期间妥善进行市场分析调查与规划产品销售区域，届时在申请日后的12个月内向世界各国提出以主张临时专利申请为优先权的正式专利申请，以最终完成对发明成果的正式性保护。
其次，发明人来不及在技术公开日之前完成正式专利申请的准备工作，比如已经准备将研发成果在即将到来的展会中公开展示，或要将根据发明技术方案制造的产品马上投放市场销售等。若是在这种情况下，早于专利申请提出前公开予大众知悉，则该申请将因此丧失新颖性，如此，将无法对发明人的研发成果予以专利权的保护。此时发明人就可以考虑先提出准备文件较为简单的临时专利申请，以快速且费用相对较低的方式取得该技术成果的专利申请日，只要能让专利申请日是早于其他形式的公开日，就将不必再为研发成果因自己的提前公开而丧失新颖性，以致无法取得专利权的问题而担心。
另外，申请人/发明人先提出临时专利申请，以先确定一个尽可能早的申请日，专利代理机构的代理师便也不必赶着时间去完成该发明专利申请文件的撰写了，从而也能更好地考虑专利审查文件的撰写质量。
四、美国“临时专利申请”制度与中国“本国优先权”制度的比较
临时专利申请不是真正意义上的专利申请，临时专利不能予以审查，也无法授予专利权。实质上，它仅仅是为申请人在将预备申请转换为正式申请之前取得的一个优先权日。所以本质上来说，美国“临时专利申请”制度是可类比为中国的“优先权”制度的，而这种较低成本的申请方式使得美国申请人与外国申请人享有了乌拉圭回合谈判的同等权利。
我国1992年修改后的《专利法》中第二十九条第二款对"本国优先权"作出了规定：申请人于1992年1月1日以后在中国第一次提出发明或者实用新型专利申请之日起12个月内，又向专利局就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。此后，我国于2002年修订的《专利法实施细则》的第三十三条又对获得本国优先权的条件作出了具体规定：没有要求过外国优先权或者本国优先权，即说明本国优先权应是首次使用而且只能适用一次；还未被专利局授予专利；不属于按照规定提出的分案申请的。
五、在中国《专利法》框架下如何利用和发挥“本国优先权”制度的价值作用
虽然说在中国《专利法》框架下有与美国临时专利申请制度实质上类似的“本国优先权”制度。但因为作为优先权的在先申请与之后基于该优先权提出的在后申请，在费用和程序上没有太多区别，而不像美国的临时专利申请与正式专利申请存在费用和程序上的显著差异。所以优先权制度在中国并没有引起广泛重视和有效利用，或者说一定程度上受到了申请人和发明人的忽略。
但实际上就中国专利申请的官费而言，尤其是可以在申请费用减免的情况下，因先提出一个作为优先权的申请而多花的钱，相比提前了申请日而产生的种种好处，一般来说还是要大的多。因为，这种一开始就准备作为优先权基础的申请，在申请时肯定是不用同时提实审的。所以一件发明申请减免后的官费最少只有185元，最多也只有950元。而代理机构的代理费，如果不需要专利代理师花时间和功夫详细研究技术交底书，而仅需要判断技术交底书中有没有适合专利申请的实质性内容，然后，简单编辑成符合形式要求的文本提交即可。这种情形的代理费按成本计算通常不会超过正式申请所需专利代理费用的两成。因为这样的申请必是不要求提前公开的，所以对国家知识产权局也不会带来任何审查上的负担，国家知识产权局唯一要做的就是在形式审查，即初审合格后出具一个包括有申请日的授理通知书，而这件工作的全部实质性内容，不过就是这个写在授理通知书中的申请日而已。虽然这件工作的形式和内容都即为简单，但其意义，尤其对某些情况下的申请人或发明人的意义却非同凡响。
比如上述所说的，在研发刚完成，或还未完成时，发明人可能还无法清楚估计研发成果的市场需求与市场价值，以致不能确定最终到底要不要申请专利，就可以此种方式先行申请，最后大不了是在没有公开前提出撤销。如果实在觉得没什么价值可言就可以直接不管了事。再比如申请人或发明人已经准备将研发成果在即将到来的展会中公开展示，或要将根据发明技术方案制造的产品马上投放市场销售。这种情况下，申请人或发明人为了不使其专利申请在上述各种形式的不得已的公开后失去新颖性，就可以此种方式先行申请，最后在基于在先申请的优先权提出正式申请。
与上述两种情形相比还有一种更特殊的情况，或许就是高校或科研院所研发人员对其研究成果同时也需要抢发论文的需求。因为就论文发表而言，新颖性也是至关重要的，在后发表的论文即使撰写的再漂亮，表述的再严密，如果被在先发表的一篇简单粗糙却观点明确的论文公开了主要思想和内容，那再后发表的这篇漂亮而严密的论文或许就只有给在先他人发表的那篇简单粗糙的论文做装饰和陪衬的份了。
基于此原因，科技史上不乏有做出卓越贡献的科学家，为了抢时间，又为了避免还不够成熟的研究成果给别人做了嫁衣裳，而在一开始用小语种，甚至用密文发表自己成果的先例。而实际上基于此原因，现代的很多大公司对自己的前沿科技成果在申请专利时，也有故意只先在小语种国家进行专利申请的例子，其目的就是为了既尽可能得到最早的申请日，又尽量避免自己尚不够成熟的研究成果为竞争对手点了灯。
相比过往的科技史，今天的技术发展更是日新月异。所以，对于一些基础的关键技术发明权的争夺也在今天的科研人员当中日趋白热化。比如你今天研究出的成果没有以某种形式公开或秘密公开。别人就同样的研究成果第二天进行了美国的临时专利申请，或提交了基于中国优先权制度的初次申请，那你辛辛苦苦完成的研究成果不管是荣誉上的还是利益上可能都与你再没什么关系了。在荣誉上别人只要提交了专利申请，不管是临时的还是正式的，也不管实质上有没有公开，只要有了受理通知书中的申请号，那某种程度上就已经算是向公众公开了。他的申请文件那怕是在著作权上的效力也一定会优于你之后发表的论文，更勿论你之后的专利申请了。所以，临时专利申请制度和中国相应的“国内优先权制度”对科研人员，尤其是高校或科研院所的科研人员其实是极其重要的。
但遗憾的是现实情况中，恐怕只有美国的科研人充分意识并受益于此项制度。相比而言，中国高校或科研院所的研发人员因为缺乏一个“专利临时申请”的明确概念，所以大多数人并没有关注到，甚至都没有意识到美国的专利临时申请制度在中国还有一个实质性等同的存在，即“本国优先权”制度。虽然很多申请人、发明人或代理机构在表面上好像知道有这么一个制度，但显然大家都还并没有充分意识到这一制度的可贵之处，尤其是对某些科研工作者或发明人来说，更有着特殊重要的意义。
笔者对上述问题和其中的逻辑进行此番解析，正是因为在专利代理的从业过程中，多次遇到一些高校或科研院所的研发人员因为专利申请的滞后，或者说论文发表的提前，痛失获得自己科研成果专利权的可能，而将辛苦研究的科研成果白白捐献给了社会。这种情况如果也发生在企业中，比如因为专利申请的滞后，或公开展示以及投放市场的提前而痛失专利权，以致将辛苦获得的研发成果白白送给了竞争对象，以资“敌”用，那就更是既痛又恨了。
六、利用临时专利申请或优先权制度可能存在的风险和弊端
世界并没有十全十美的制度安排。对申请人来说，需要注意的是专利临时申请制度，或者中国的“本国优先权”制度也是存在着一定的风险和弊端的。
先以美国的临时专利申请来说，最直接的问题或许就是费用，目前实际应用中使用PPA的案子大多集中在标准专利、药物或配合产品发布等特定场合。因临时申请说到底本身并不是一个专利，而只是一种程序，在某种程度上甚至延长了专利的审查期限。这样操作方式对于大多数急于获得专利授权的企业来说或许并不合适，反倒是提交正式申请或使用PPH等加快方式尽快拿到授权更为划算。
此外，递交了这咱临时申请，对大部分人申请人来说心中就会始终紧绷着一根弦——即必须要在12个月期限内递交正式申请。这事儿本身没有任何错，但往往忽略了另外一点。若以该临时申请为优先权基础提交PCT申请或通过巴黎公约途径进其他国家，后续的PCT申请或巴黎公约途径也务必要在这12个的期限内完成。但因临时申请对说明书格式不做严格限定，时间匆忙情况下，申请人容易掉以轻心地提交了没有经过实质性审核的说明书或技术交底书。申请文件往往保留了大量限制性的描述，比如对现有技术的大段陈述确认，以及绝对性专利禁忌词语的使用等。这些都会对在后正式申请的保护范围造成影响。
除了上述期限和形式上的疏忽，临时申请隐藏的最大隐患可能会是在后正式申请权利要求保护的主题得不到临时申请说明书的支持，导致专利被无效的结局。比如NewRailhead公司，之前先是递交了一项关于“一种在岩石中水平方向定向钻孔方法”（Method for Horizontal Directional Drilling of Rock Formations）的临时申请，随后在12个月的期限内提交了正式申请并最终得到了授权专利US5899283。期间有个重要细节是New Railhead在递交临时申请的一年内，且在未提交正式申请前，出于商业考量已公开销售该产品。在专利侵权诉讼过程中被控侵权人Vermeer公司对正式申请的专利提起了无效，认为在正式申请的专利独权1中记录的技术特征“the unitary bit body being angled with respect to the sonde housingthe bit body（大体意思就是说所述钻头体与探头座斜交）”并不能得到临时申请说明书的支持。New Railhead公司试图从临时申请说明书附图以及说明书中“high angle of attack”、“asymmetrical geometry ”等模糊性词语上做文章，认为可以推导出该特征。但最终联邦巡回上诉法院拒绝了该争辩支持了地方法院的无效判决。
分析下来后续正式申请的专利被无效的逻辑链条包括环环相扣的两部分：
一是正式申请权利要求在临时申请的说明书中得不到支持而导致其享受不到临时申请的优先权，即相当于国内优先权要求超范围的问题。
二是正式申请又触发了美国专利法中的On-Sale Bar（即申请日之前如果发明已经在美国境内公开销售1年以上，则该销售行为将影响申请的新颖性而不被授权，类似于中国的专利法第24条有关不丧失新颖性的规定）。
可以说On-Sale Bar触发的直接原因就是临时申请说明书递交时考虑不够周全，支持不了在后非临时申请的权利要求范围，而新出现的内容或者说技术贡献又被自己以销售行为公开，从而丧失新颖性，最终导致专利无效。
递交临时申请须有先见之明，随后的正式申请要求保护的主题必须按照35U.S.C 112a款规定的方式（可实施、最佳实施方式、书面描述），在要能临时申请中得到支持。否则临时申请的美好中就可能会包含了一个温柔的陷阱。
上述逻辑在中国的国内优先权制度也是基本一致的。所以对一般申请人而言，能直接进行正式申请，最好还是直接进行正式申请，而专利临时申请或对“本国优先权”制度的主动适用，都应该只视为一种补救性措施，而非专利申请的正常手段。对有抢发论文需求的高校或科研院所的科研人员而言，即使专利临时申请制度或者说“本国优先权”制度很好用，很有利用价值，但在利用专利临时申请制度或者说“本国优先权”制度时也务必要注意其中的隐患和陷阱。
